TEKRAR MARKA KAVRAMI

A. GİRİŞ

Bu çalışmada mevzuat, içtihatlar ve doktrin çerçevesinde, marka hukukunda tekrar marka kavramı ele alınacaktır.

B. TEKRAR MARKA KAVRAMININ TANIMI

Tekrar marka, marka sahibinin hâlihazırda tescilli bir markasını kanunun öngördüğü 5 yıllık hoşgörü süresi dolmadan kısa bir süre önce veya bu süre dolduktan sonra aynı ya da aynı tür mal/hizmetler nezdinde ,aynen ya da ayırt edici niteliği değiştirilmeden, yeni bir hoşgörü süresi elde etmek amacıyla  tescil ettirmesi anlamına gelir.

C.  KOŞULLARI

Bir markanın yeniden tescili her zaman tekrar marka anlamına gelmemektedir. Sonraki marka tescilinin tekrar marka olup olmadığı somut olay nezdinde değerlendirilecektir. Bu koşullar; ilk markanın kullanılmamış olması yahut kullanımına beş yıl kesintisiz olarak ara verilmesi, ikinci markanın ilk marka ile aynı olması veya ilk marka ile ayırt edici karakterini değiştirmeyen farklı unsurları taşıması, ilk marka ile aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetleri kapsaması, ilk marka için öngörülmüş hoşgörü süresi sona ermeden kısa bir süre önce veya süre sona erdikten sonra tescilin yapılmasıdır.

C.1. İLK MARKANIN KULLANILMAMIŞ VEYA KULLANIMININ SONA ERMİŞ OLMASI

Marka sahibi, markasını kullanmak zorundadır. Marka sahibinin bu zorunluluğunu yerine getirmemesi durumda markası 6769 s. SMK gereğince iptal edilebilir. İlgili kanunda yer alan hükme göre marka sahibi, markasını tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca haklı bir sebep olmadan ya da kullanıldıktan sonra kullanımına 5 yıl kesintisiz son verirse markanın iptaline karar verilir (SMK m.9/1). İşbu markayı kullanma zorunluluğu, her on yılda bir sınırsız olarak yenilenebilen marka tescilleri arasında, fiili durumda kullanılmayan hayali markaların iptali ile gerçekten kullanma niyetinde olan kişilerin marka tescilini sağlayabilmeleri için önem arz etmektedir.

C.1.a MARKAYI KULLANMA KAVRAMI

Markayı kullanma kavramını net bir şekilde anlamak için 6769 s. SMK Markayı Kullanma Başlıklı m. 9’a bakmamız gerekir. SMK m. 9/1’e göre, ‘‘Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.’’  hükmünde geçen ‘‘…tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından...’’ hükmü marka kullanımının işlevsel yönünü belirtmektedir. Başka bir ifadeyle tescil edilen marka hangi amaçla tescil edildiyse o amaçla kullanılmalıdır. Marka sahibinin markasını, markanın tescil edildiği mal/hizmetler veya benzer mal/hizmetler açısından kullanmaması ancak başkaca mal/hizmet gruplarında kullanması markanın kullanma zorunluluğunun yerine getirildiği anlamını taşımamaktadır. Kanun maddesinde markanın marka sahibi tarafından kullanılması düzenlenmiştir. Ancak marka sahibi yasal yollarla markayı kullanma yetkisini 3. kişilere devredebilir (SMK m. 9/3). Marka sahibi veya markayı kullanma yetkisine sahip 3. kişi markayı ciddi bir şekilde kullanmalıdır. 6769 s. SMK’da ciddi şekilde kullanım kavramı açıklanmamıştır. Ciddi şekilde kullanma somut olayın özelliklerine göre değişmekte olup bu hususta içtihatlar yol gösterici olmaktadır. SMK m.9/2’ye göre, ‘‘Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.’’ SMK m.9/2’den de anlaşılacağı üzere markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılmasının da markayı kullanma anlamına gelmektedir.

C. 2. SONRAKİ MARKANIN İLK MARKA İLE AYNI OLMASI VEYA İLK MARKA İLE AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİ DEĞİŞTİRMEYEN FARKLI UNSURLARI TAŞIMASI

İkinci kez tescillenen markanın tekrar marka olarak adlandırılabilmesi için ilk marka ile aynı olması veya ilk marka ile ayırt edici karakterini değiştirmeden ufak değişikliklerle tescil edilmesi gerekmektedir. Yine tekrar marka sayılabilmesi için, aynı veya aynı tür mal/hizmetler için tescil edilmiş olması zaruridir.  

C.2.a. AYIRT EDİCİ KARAKTER

Ayırt edici karakter, bir markanın tüketici tarafından tanınabilmesini, ayırt edilebilmesini sağlayan unsurdur. 6769 s. SMK m.4’te marka olabilecek işaretler düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında bir markayı ayırt edilebilecek her türlü sözcük, şekil, renk, sayı ayırt edici unsur olabilir. Markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlar eklenerek ya da ufak değişikliklerle tescil edilmesi halinde sonraki tarihli tescil edilen markaya tekrar marka denilebilir. Yani eğer bir marka, aynen ya da bazı unsurlar değiştirilerek tekrar tescil ettirilmişse ama bu değişiklik markaya eski tarihli marka tescilinden bağımsız olarak bir ayırt edicilik kazandırmıyorsa, ortalama tüketicinin algılama biçimine göre iki marka arasında bağlantı kurulabiliyorsa “tekrar marka” olarak kabul edilebilecektir.

C.3. İLK MARKA İLE AYNI YA DA AYNI TÜR MAL VE/VEYA HİZMETLERİ KAPSAMASI

Tekrar markadan söz edilebilmesi için yalnızca markaların aynı ya da benzer olması yeterli değildir, ikinci tescil edilen markanın, ilk markayla aynı ya da aynı tür mal ve/veya hizmetleri kapsaması gerekir.  Eğer ikinci başvuru, aynı ya da aynı tür mal ve hizmetler için yapılmışsa ve tüketici nezdinde bu yeni marka, önceki markayla ilişkilendirilebilecekse tekrar markadan söz edilebilecektir.

C.4. İLK MARKA İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ HOŞGÖRÜ SÜRESİ SONA ERMEDEN VEYA SÜRE SONA ERDİKTEN KISA BİR SÜRE SONRA TESCİLİN YAPILMASI

6769 s. Kanun uyarınca tescillenen bir markanın 10 yıllık bir koruma süresi vardır. Fakat bu 10 yıllık koruma süresi markayı kullanma durumunda geçerlidir. Kanun, marka sahibine tescil edilen markasını kullanması için 5 yıllık hoşgörü süresi tanımaktadır. Eğer marka sahibi 5 yıl boyunca kesintisiz olarak ve haklı bir sebep olmaksızın markasını kullanmamış ise markanın iptaline karar verilir. Marka sahibi bu 5 yıllık süre sona ermeden kısa bir süre önce ya da sona erdikten sonra aynı markayı yeni bir hoşgörü süresinden yararlanmak amacıyla tekrar tescil ettirirse bu husus markanın kullanma zorunluluğu ile bağdaşmayacaktır.

D. TEKRAR MARKANIN HUKUKİ SONUÇLARI

D.1. TESCİL ENGELLERİ BAKIMINDAN

6769 s. kanun m. 5-6 ‘da marka başvurusunun ret sebepleri düzenlenmiştir. Bu iki maddede başka bir markayla karışabilecek herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretleri ve aynı ya da aynı tür mal ve/veya hizmetleri barındıran markaların tescil edilmeyeceği yazmaktadır. Fakat maddelerde tekrar marka başvurularından bahsedilmemektedir. Bu nedenle marka başvurusunun tekrar marka niteliğinin açık olduğu durumlarda TÜRKPATENT’in tekrar marka başvurusunu SMK m.5-6’ya dayanarak başvuruyu reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Fakat yapılan marka tescil başvurusunun kötü niyetli olduğu durumda ise 6769. SMK m.6/son kapsamında yapılan başvuruya itiraz edilebilir.

D.2. TEKRAR MARKA BAŞVURUSUNUN KÖTÜ NİYETLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Marka hukukunda kötü niyet, doğrudan kanunda tanımlanmamış olmakla birlikte dürüstlük kuralı (TMK m.2) çerçevesinde yorumlanmaktadır. Kötüniyetli marka başvurusu hakkın kötüye kullanılması niteliğinde veya ahlaka aykırı marka başvurularını ifade eder. Bu tür bir marka tescil edilmiş olsa dahi 6769 s. SMK m. 25 uyarınca iptal edilebilir. Bu çerçevede, tekrar marka başvurularının kötü niyetli olup olmadığı tartışılmalıdır. Tekrar marka tescilinde, daha önce kullanılmamış markanın yeniden tescil ettirilmesi yoluyla, kanunun tanıdığı hoşgörü süresi fiilen uzatılmakta ve marka sahibine yeni bir koruma dönemi sağlamaktadır. Bu durumun kötü niyetli olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği doktrinde ve yargı kararlarında farklılıklara neden olmaktadır. Bu nedenle, her somut olayda başvurunun nedeni, amacı, içeriği ve zamanlaması birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca kötüniyetli olduğu ileri sürülen başvurunun değerlendirilmesi kapsamında ispat hukuku da önem taşımaktadır. Somut deliller ile hoşgörü süresinin uzatılması amacıyla yapıldığı ispatlanamayan tekrar markanın kötüniyetli kabul edilmeyeceği kanaatindeyiz.

E. YARGI KARARLARINDA TEKRAR MARKA KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mahkemeler, tekrar marka kararlarını değerlendirirken, markanın gerçek bir kullanım amacına dayanıp dayanmadığını ve yeniden yapılan tescilin kötüniyet teşkil etmediğini dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirmektedir. 6769. SMK’da tekrar marka kavramı açıkça düzenlenmemiş olsa da mahkemeler, tekrar marka çerçevesindeki başvuruları TMK m.2 çerçevesinde değerlendirmiştir. Hakkında SMK’da ve Avrupa Birliği’nin 2015/2436 sayılı Marka Direktifi ve 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü’nde düzenleme yapılmayan bu hususun yorumlanmasında içtihatlar ve doktrin görüşleri önem arz etmektedir.

F. SONUÇ

6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen, tekrar marka kavramı hem doktrinde hem de yargı kararlarında giderek önem kazanan bir mesele haline gelmiştir. Marka sahibinin, kullanılmamış bir markayı aynı ya da ayırt edici karakterini değişmeyecek biçimde yeniden tescil ettirmesi suretiyle yeni bir koruma süresi elde etmesi hem hukuki güvenlik hem de piyasa dengeleri açısından tartışmalara yol açmaktadır. Bu bağlamda, tekrar markanın varlığından söz edilebilmesi için bazı koşulların bir arada gerçekleşmesi gerekir: ilk markanın kullanılmamış olması, ikinci markanın ilk marka ile aynı olması veya ilk marka ile ayırt edici karakterini değiştirmeyen farklı unsurları taşıması, ilk marka ile aynı tür mal ve/veya hizmetleri kapsaması, ilk marka için öngörülmüş hoşgörü süresi sona ermeden kısa bir süre önce veya süre sona erdikten kısa bir süre sonra tescilin yapılmasıdır.

Bazen tekrar marka başvuruları kötü niyetli olabilir. Bu durumda, özellikle kötü niyet unsurunun varlığı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmeli; başvurunun amacının, zamanlamasının ve markanın içeriğinin dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir..

Sonuç olarak, tekrar marka tescillerinin, markanın kullanılması yükümlülüğünü esnetme ve kanunu dolanma amacı taşımasıyla TÜRKPATENT ve yargı organları tarafından değerlendirilmesi hem hayalet markaların azalması hem de marka hukukunun güvenirliği açısından önemlidir.

Saygılarımızla,

Elif Gür

İrem Kaya

KAYNAKÇA

UZUNALLI Sevilay (2022), “Kullanma Zorunluluğu Bağlamında Tekrar Marka Ve Hukuki Sonuçlarının Değerlendirilmesi” , TFM C:9 S:1, s,93-115

YÖRDEM Yılmaz-BİÇİMLİ Emrah, Markanın Kullanım Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları, Araştırma Makalesi, TAAD yıl:13 sayı:51 Temmuz 2022

GÜLÜM Dilara Naz, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında “Mal Veya Hizmetlerin Aynılığı Ya Da Benzerliği, TBB Dergisi yıl:34 sayı:158 Ocak-Şubat 2022,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, Esas No: 2021/303 Karar No: 2022/2179 Karar Tarih: 23.12.2022,  (http://www.dejure.ai/ erişim tarihi 30.04.2025)